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面对打不死的专利蟑螂,咱得向台积电学习

面对打不死的专利蟑螂,咱得向台积电学习
来源:TechNews 时间:2015-12-07

在地球村的概念下,若企业想要茁壮便很难固守于某一特定地区,位于海岛的台湾,更不得不加入全球竞争的行列。但智慧财产权有著「属地主义」的特性,让台湾 企业在走向海外的同时,需面临多样化的智财风险。根据资策会于 2015 年的国内企业智财调查,机密外流、权利被抢注以及产品被控专利侵权是台湾企业前三大海外的智财风险。

显见海外的智财管理问题让台湾企业非常头痛!是不是得耗费庞大成本才能有效进行管理?智财权的价值又在哪体现?于 11 月 24 日举办的「2015 年智慧财产发展环境论坛」中,台积电的资深法务处长宿文堂律师受邀以「半导体产业海外智财风险与因应做法」为题,发表了他对海外智财风险因应的看法。

首先,宿文堂律师表示从台湾产业的类别,便可看出智慧财产权对公司是否具关键的重要性(相对的,走向海外是否将面临高智财风险)。台湾相当大的产业还是以 製造业为主,而製造业多以全球为市场,举台积电为例,台积电生产的半导体零件不是供给一般消费者,换言之并非 B2C 的产业,相较来说智慧财产权的风险算是还好。若是有品牌的公司,智慧财产风险就会相对高,品牌的潜在竞争对手会利用专利或商标等权利来卡住市场。

在海外智慧财产风险的部份,大致可以分成两块,其一是面对真正有在营运,且手中握有相关技术之专利的公司(Operating Company)。面对这样的公司,应对的方法就是展现公司的「硬实力」,例如透过建立自己的专利组合(Patent portfolio),创造谈判的优势进而达成交互授权、透过与其他公司进行策略联盟避免自家公司被以专利逐出市场,以及购买他人专利或取得专属与非专属 授权等。为了创造这样的优势,企业的法务部门必须花一定资源处理相关的智财权问题,包含申请、授权、策略性运用等。

若面对的是近几年很红的非实施事业体(Non-practice entity,简称 NPE),也就是俗称的专利蟑螂(或专利流氓),即指那些拥有很多专利却不实施专利内容进行营运的公司。由于美国的诉讼成本很高,且输的一方要赔偿对造的 律师费,所以 NPE 通常透过诉讼前谈判取得和解金的方式来获取利益,详言之,只要和解金额低于诉讼成本和诉讼失败风险的总额,NPE 就很有赚头。但近几年由于美国法院对专利适格性与专利要件的要求变高,且新专利法渐不利于这样的公司发展,NPE 的威胁有稍减的情况。

以产业别来说,专利密集的高科技产业较容易受到 NPE 的威胁,这样的风险应该如何管理?简单的方式是把可能踩到雷区的技术剃除,或是购买专利(但会有花自己的钱替对手解决危险),因此通常各公司会透过合纵连横的方式完成,进行的方式有很多:

会员制:会有一种 NPE 公司成立平台,这样的 NPE 不以诉讼为目标,而是替公司解决外部 NPE 的诉讼风险而存在,各公司可以付费加入平台管控智财风险。

拍卖竞标:中介将可能侵权的公司聚集起来,各公司可以投标决定要花多少钱购买该专利,以比例购买完成之后,由该中介公司负责授权给各出资公司后,再将专利做拍卖。

上面两种方式其实跟保险有点相似,类似将风险汇聚后由集体来分担风险达成风险管理的效果。

在美国新专利法通过之后,其实企业也可利用多方複审程序(Inter Partes Review),它有点类似台湾专利制度的举发程序(但不尽相同),由非专利权人对该专利权的有效性提出挑战。但关键就在于不适合由企业自行提出,也不适 合让集体代理人提出,宿文堂律师表示:「好的情况是让一个独立的、不是 NPE 目标的公司来提出。」因为一旦挑战失败,企业在后续诉讼中将不能再以相同理由,来争执专利有效性的问题,换言之,等于一步输则全部输。

检视智财风险的时机是还没投入该技术的发展前,一旦投入过后才检视智财问题,不仅缓不济急还可能因为故意侵权而赔得更多。各位准备迈向海外的企业们,在面对海外的智慧财产权风险真的更应该谨慎小心!搞懂它,在关键的时候,智慧财产权会是一个很强大的武器。